Экспертиза товарного знака

Здравствуйте.

Рады приветствовать вас на сайте Союза «Федерация судебных экспертов».

Вы обратились с запросом на проведение экспертизы товарного знака в связи с использованием изображения «Ю-Лайка» в газете одного из издательств. Правообладателем зарегистрированного товарного знака является Дирекция универсиады. Вам необходимо установить, являются ли действия издательства законными либо содержат признаки нарушения исключительных прав. Ниже мы последовательно отвечаем на все поставленные вами вопросы.

– Порядок проведения и экспертная методика

Проведение исследования в данном случае направлено на установление факта сходства до степени смешения между зарегистрированным товарным знаком (изображение «Ю-Лайка», правообладатель – Дирекция универсиады) и обозначением, использованным издательством в газете. Эксперт проводит сравнительный анализ по трем основным критериям: фонетическому (звуковое сходство словесных элементов), графическому (визуальное восприятие, композиция, цветовое решение, шрифты) и семантическому (смысловое значение). Кроме того, анализируется однородность товаров и услуг: даже при наличии сходства обозначений вывод о нарушении может быть необоснованным, если товары (услуги), в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и товары (услуги), в отношении которых использовано обозначение, не являются однородными. Результатом является мотивированное заключение, содержащее однозначный вывод о наличии или отсутствии сходства до степени смешения и, соответственно, о законности или незаконности действий издательства. Исследование базируется на Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, а также на сложившейся судебной практике.

– Экспертный состав

Для проведения экспертизы товарного знака формируется комиссия экспертов, обладающих необходимыми компетенциями. В состав включается патентный поверенный, зарегистрированный в Реестре патентных поверенных Российской Федерации, имеющий специализацию в области товарных знаков и средств индивидуализации. Патентный поверенный обеспечивает квалифицированный анализ свидетельства на товарный знак, определение правовой охраны обозначения, оценку сходства до степени смешения в соответствии с требованиями законодательства и административной практики Роспатента. При необходимости (в случае сложных графических элементов) может привлекаться специалист в области графического дизайна или семиотики. Такой состав позволяет гарантировать объективность и научную обоснованность исследования.

– Стоимость проведения

Стоимость исследования рассчитывается индивидуально и зависит от сложности сравниваемых обозначений (наличие словесных, изобразительных, комбинированных элементов), количества классов МКТУ, по которым зарегистрирован товарный знак и в отношении которых использовано обозначение, объема анализируемых материалов, а также формы проведения – досудебное исследование или экспертиза по определению суда. В среднем стоимость комплексного исследования по установлению сходства товарных знаков до степени смешения в Москве формируется после ознакомления с предоставленными изображениями и уточнения объема предстоящих работ. Окончательная стоимость фиксируется в договоре и (или) в смете, представляемой в суд при заявлении ходатайства о назначении экспертизы.

– Сроки проведения

Сроки проведения экспертизы товарного знака варьируются в зависимости от сложности сравниваемых обозначений и объема материалов. Стандартный срок выполнения составляет от 5 до 10 рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов (изображений, свидетельства на товарный знак, образцов использования обозначения) и подписания договора. В случае необходимости проведения более глубокого анализа, включая исследование однородности товаров и услуг по нескольким классам МКТУ, срок может быть увеличен до 12–15 рабочих дней. Приоритетом является выполнение исследования в сроки, необходимые для своевременного принятия вами управленческих решений или представления доказательств в судебный процесс.

– Необходимые документы

Для проведения исследования необходимо предоставить следующий перечень документов и материалов:

свидетельство на товарный знак (изображение «Ю-Лайка», правообладатель – Дирекция универсиады) с указанием перечня товаров и услуг по классам МКТУ, даты приоритета и даты регистрации;

изображение товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован (предоставлено вами);

изображение обозначения, использованного издательством в газете (предоставлено вами);

образец газеты или иного носителя, на котором использовано обозначение (при наличии, для подтверждения фактического использования);

информацию о товарах (услугах), в отношении которых издательством использовано обозначение (например, газета как печатное издание);

при наличии – переписку с издательством, предшествующую обращению за экспертизой;

при наличии – исковое заявление или претензию, если спор уже перешел в судебную стадию.

Чем полнее и детальнее будет представлен пакет документов, тем более точным и обоснованным будет заключение экспертов.

– Как провести и процедура

Процедура проведения экспертизы товарного знака включает следующие этапы:

Заключение договора на проведение исследования после ознакомления с предоставленными изображениями и согласования стоимости и сроков.

Формирование экспертной комиссии из патентного поверенного и, при необходимости, специалиста в области графического дизайна.

Анализ свидетельства на товарный знак: определение объема правовой охраны, выделение доминирующих элементов, установление классов МКТУ, для которых зарегистрирован знак.

Анализ обозначения, использованного издательством: выделение его элементов, определение способа использования (в качестве товарного знака, в качестве элемента оформления, в качестве описательного обозначения и т.д.).

Сравнительный анализ по трем критериям: фонетическое сходство (если присутствуют словесные элементы), графическое сходство (визуальное восприятие, композиция, цвет, шрифты), семантическое сходство (смысловое значение).

Анализ однородности товаров и услуг: сопоставление классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак, с товарами (услугами), в отношении которых использовано обозначение издательством.

Подготовка мотивированного заключения, содержащего описание проведенного исследования, примененные методики, подробный сравнительный анализ, промежуточные выводы и итоговый ответ о наличии или отсутствии сходства до степени смешения и, соответственно, о законности или незаконности действий издательства.

Выдача заключения заказчику в бумажном и электронном виде.

– Место проведения в Москве

В Москве существует ряд экспертных организаций, специализирующихся на экспертизах объектов интеллектуальной собственности, в том числе на исследованиях товарных знаков. Выбор места проведения исследования следует делать исходя из компетенции экспертного учреждения, наличия в штате зарегистрированных патентных поверенных с соответствующей специализацией, опыта проведения аналогичных исследований, а также положительной репутации в судебной системе и в Роспатенте. Рекомендуется обращаться в организации, чьи заключения традиционно принимаются судами в качестве надлежащих доказательств по спорам о защите исключительных прав на товарные знаки.

– Возможные трудности

Основные трудности, с которыми можно столкнуться при проведении экспертизы товарного знака, могут быть связаны со следующими аспектами:

сложность установления доминирующего элемента в комбинированном обозначении, если зарегистрированный товарный знак содержит как словесные, так и изобразительные элементы;

необходимость анализа однородности товаров и услуг, если классы МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак, и товары (услуги), в отношении которых использовано обозначение, не совпадают очевидным образом;

возможность расхождений в толковании критериев сходства до степени смешения между различными экспертами и судебными инстанциями;

если обозначение использовано издательством не в качестве товарного знака, а в ином качестве (например, в качестве иллюстрации или описательного элемента), это может повлиять на квалификацию действий;

отсутствие четкой методики оценки сходства для некоторых категорий изобразительных обозначений.

– Общие правила и процедура проведения

Экспертиза товарного знака проводится на основании договора возмездного оказания услуг (в досудебном порядке) либо на основании определения суда о назначении экспертизы. Эксперты руководствуются положениями части четвертой Гражданского кодекса РФ, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, а также сложившейся судебной практикой по делам о защите исключительных прав на товарные знаки. Исследование носит независимый, объективный характер. В заключении в обязательном порядке указываются: основание для проведения экспертизы, вопросы, поставленные перед экспертами, примененные методики, перечень исследованных материалов, подробное описание сравнительного анализа (фонетического, графического, семантического), анализ однородности товаров и услуг, промежуточные выводы и итоговые ответы на каждый поставленный вопрос. Заключение подписывается экспертом (экспертами), входившими в состав комиссии, и заверяется печатью экспертной организации.

За подробной и точной консультацией приглашаем вас в наш офис Союз «Федерация судебных экспертов», адрес которого указан на сайте: https://fedexpertiza.ru/#contacts