Досудебная патентная экспертиза

Здравствуйте.

Рады приветствовать вас на сайте Союза «Федерация судебных экспертов».

Вы обратились с запросом на проведение досудебной патентной экспертизы в рамках исключения рисков нарушения исключительных прав патентообладателя. Поставленный вами вопрос касается установления факта использования (или отсутствия использования) в изготавливаемом изделии каждого признака изобретения и полезной модели, охраняемых патентами. Это классическая задача патентно-технического исследования, целью которого является получение объективного и научно обоснованного ответа для предотвращения потенциальных судебных споров и минимизации гражданско-правовых рисков. Ниже мы последовательно отвечаем на все поставленные вами вопросы, сформулированные в обращении.

– Порядок проведения и экспертная методика

Проведение досудебной патентной экспертизы начинается с анализа предоставленных материалов: патентов на изобретение и полезную модель (с их формулами и описаниями), а также технической документации на изделие, изготавливаемое согласно ТУ BY. Эксперт определяет, относится ли поставленный вопрос к компетенции патентно-технического исследования. Затем проводится сравнительный анализ: устанавливается, содержит ли изделие каждый признак независимого пункта формулы изобретения (полезной модели) либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в данной области техники до даты приоритета. В процессе работы применяются правила толкования формулы, установленные Гражданским кодексом РФ, и методики, разработанные для патентно-технических экспертиз. Результатом является мотивированное заключение с однозначными выводами, которое может быть использовано как в досудебном порядке для принятия управленческих решений, так и в качестве доказательства в случае возникновения судебного спора. Качественно выполненная досудебная патентная экспертиза позволяет заранее оценить риски нарушения исключительных прав и сформировать правовую позицию.

– Экспертный состав

Для проведения экспертизы по данному вопросу формируется комиссия экспертов, обладающих необходимыми компетенциями. В состав включается патентный поверенный, зарегистрированный в Реестре патентных поверенных Российской Федерации, имеющий специализацию в области машиностроения, строительства и транспортных систем. Патентный поверенный обеспечивает квалифицированный анализ патентной документации, формулы изобретения и полезной модели, а также оценку эквивалентности признаков. Параллельно привлекается специалист в области проектирования и строительства железнодорожных путевых систем и метрополитена, имеющий высшее техническое образование по специальности «Строительство железных дорог», «Мосты и тоннели» или «Подвижной состав железных дорог», стаж работы в проектной или производственной организации не менее 10 лет, а также опыт участия в патентно-технических исследованиях. Такой состав позволяет обеспечить всестороннее и объективное исследование, поскольку досудебная патентная экспертиза подобного уровня требует не только патентоведческих знаний, но и глубокого понимания технической сущности изделия и условий его эксплуатации.

– Стоимость проведения

Стоимость экспертизы рассчитывается индивидуально и зависит от объема технической документации (количество листов чертежей, спецификаций, технологических карт), сложности объектов патентной защиты (количество признаков в независимых пунктах формул), а также от необходимости привлечения узкопрофильных технических специалистов. В среднем стоимость комплексного патентно-технического исследования по сопоставлению изделия с двумя патентами (изобретение и полезная модель) в Москве определяется после ознакомления с предоставленными материалами, поскольку в каждом конкретном случае требуется разный объем аналитической работы и разная степень детализации выводов.

– Сроки проведения

Сроки проведения варьируются в зависимости от сложности и объема материалов. Стандартный срок выполнения досудебной патентной экспертизы составляет от 10 до 20 рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов и заключения договора. В случае необходимости более глубокого анализа технической документации, проведения патентных исследований по выявлению эквивалентных признаков или привлечения дополнительных специалистов срок может быть увеличен до 25–30 рабочих дней. Приоритетным для нас является выполнение исследования в сроки, обеспечивающие возможность своевременного принятия вами управленческих решений по корректировке производства или формированию правовой позиции.

– Необходимые документы

Для проведения экспертизы необходимо предоставить следующий перечень документов и материалов:

копии патентов на изобретение и полезную модель (с полными описаниями, формулами изобретения и полезной модели, чертежами, если они имеются);

техническую документацию на изделие, изготавливаемое согласно ТУ BY, включая чертежи общего вида, сборочные чертежи, спецификации, технологические карты, описание конструкции и принципа действия;

информацию о дате приоритета изобретения и полезной модели, а также сведения об известных в данной области техники эквивалентных признаках (при наличии);

при наличии – переписку с патентообладателем, предшествующую обращению, а также любые материалы, позволяющие идентифицировать изделие в том виде, в котором оно фактически изготавливается.

Чем полнее и детальнее будет представлен пакет документов, тем более точным и прогностичным будет заключение экспертов.

– Как провести и процедура

Процедура проведения экспертизы включает следующие этапы:

Заключение договора на проведение исследования после ознакомления с материалами и согласования стоимости и сроков.

Формирование экспертной комиссии из патентного поверенного и профильного технического специалиста.

Анализ патентной документации: выделение признаков независимых пунктов формулы изобретения и полезной модели, определение их технической сущности.

Анализ технической документации на изделие: выделение признаков, реализованных в изделии.

Сравнительный анализ: установление факта наличия или отсутствия в изделии каждого признака формулы, а также установление наличия или отсутствия признаков, эквивалентных запатентованным.

Подготовка мотивированного заключения, содержащего описание проведенного исследования, примененные методики, промежуточные выводы и итоговые ответы на поставленные вопросы.

Выдача заключения заказчику в бумажном и электронном виде.

В рамках этой процедуры досудебная патентная экспертиза проводится с соблюдением принципов научной обоснованности, полноты и объективности.

– Место проведения в Москве

В Москве существует ряд экспертных организаций, специализирующихся на патентно-технических исследованиях. Выбор места проведения досудебной патентной экспертизы следует делать исходя из компетенции экспертного учреждения, наличия в штате как зарегистрированных патентных поверенных, так и профильных технических специалистов с соответствующим образованием и стажем, а также опыта проведения аналогичных исследований для предприятий транспортного и строительного комплекса. Рекомендуется обращаться в организации, которые имеют положительную репутацию и чьи заключения в случае необходимости могут быть использованы в судебных процессах в качестве доказательств.

– Возможные трудности

Основные трудности, с которыми можно столкнуться при проведении экспертизы, могут быть связаны со следующими аспектами:

недостаточная полнота технической документации на изделие, что затрудняет установление всех признаков;

сложность интерпретации эквивалентных признаков, особенно если область техники является узкоспециализированной;

необходимость дополнительного исследования уровня техники для подтверждения известности эквивалентных признаков на дату приоритета;

расхождения в толковании формулы изобретения (полезной модели) между экспертами разных учреждений;

возможность изменения позиции патентообладателя после получения заключения.

Для минимизации этих рисков важно привлекать экспертов с комплексной компетенцией – как патентных поверенных, так и профильных технических специалистов, а также четко формулировать вопросы с учетом возможности их корректировки для выполнения корректного и полного исследования.

– Общие правила и процедура проведения

Экспертиза проводится на основании договора возмездного оказания услуг. Эксперты руководствуются положениями части четвертой Гражданского кодекса РФ, Правилами признания патента действительным, методическими рекомендациями по вопросам патентно-технической экспертизы, а также сложившейся судебной практикой. Исследование носит независимый и объективный характер. В заключении в обязательном порядке указываются: основания для проведения экспертизы, вопросы, поставленные перед экспертами, примененные методики, перечень исследованных материалов, подробное описание сравнительного анализа признаков, промежуточные выводы и итоговые ответы. В случае необходимости допускается корректировка поставленного вопроса для обеспечения полноты и корректности исследования, о чем эксперты уведомляют заказчика. Заключение досудебной патентной экспертизы подписывается всеми экспертами, входившими в комиссию, и заверяется печатью экспертной организации.

За подробной и точной консультацией приглашаем вас в наш офис Союз «Федерация судебных экспертов», адрес которого указан на сайте: https://fedexpertiza.ru/#contacts